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Una invención de selección puede surgir cuando el estado de la técnica divulga un rango amplio de opciones, pero una investigación posterior, o una elección particular dentro de lo ya conocido, permite identificar una selección específica que aporta un efecto técnico inesperado. Por ejemplo, un documento de patente disponible en el arte previo puede describir una familia extensa de compuestos, mientras que una nueva investigación permite demostrar que, al utilizar un subconjunto de estos compuestos, se obtiene una actividad, estabilidad, selectividad o rendimiento significativamente superior al resto de las opciones divulgadas. Para que esta selección tenga posibilidades de cumplir con los requisitos de patentabilidad, no basta con que los elementos seleccionados no hayan sido mencionados explícitamente; es necesario que la selección tenga asociado un efecto técnico o una ventaja técnica distinta de lo divulgado, de modo que sea posible establecer que la invención opera de forma diferente. En este sentido, el nivel inventivo puede sustentarse cuando la selección genera un efecto técnico inesperado, una ventaja cualitativa o cuantitativa significativa, o un comportamiento que no podía preverse ni derivarse de las divulgaciones disponibles en el estado de la técnica.

Una situación similar se presenta con los nuevos usos. Un producto, compuesto, composición o material puede ser conocido y, sin embargo, es posible identificar aplicaciones específicas que no hayan sido divulgadas previamente. Para que una aplicación específica tenga mérito suficiente para ser protegida mediante una patente, debe acreditarse una diferencia técnica relevante respecto de los usos conocidos, que permita generar un efecto inesperado. La simple identificación de una aplicación diferente, o de un resultado que necesariamente se produciría al utilizar un producto conocido, puede no ser suficiente para cumplir con los requisitos de novedad y/o nivel inventivo.

En ambos casos, aportar evidencia experimental que sustente el efecto técnico, la ventaja o el comportamiento descrito será relevante para establecer que la selección o el nuevo uso no constituyen una elección arbitraria o una optimización rutinaria para una persona versada en la materia técnica. Por ejemplo, ensayos comparativos, parámetros de rendimiento, estudios de selectividad, estabilidad, eficacia o reducción de efectos adversos pueden demostrar que una selección o nuevo uso proporciona un resultado técnico que no podría derivarse de manera evidente del arte previo. En este punto, es relevante comparar o indicar que la selección o el nuevo uso genera resultados diferentes frente a alternativas conocidas cercanas.

De este modo, la estrategia de patentamiento para invenciones de selección o nuevos usos debe tener en cuenta el alcance de las divulgaciones anteriores, de manera que sea posible definir una selección o un nuevo uso que no se encuentre comprendido en otro documento, sin limitar inadecuadamente la materia protegida. Por lo tanto, es relevante identificar un subconjunto que pueda diferenciarse técnicamente del arte previo, y cuyos efectos o ventajas tengan sustento en evidencia experimental.

La identificación adecuada de lo conocido, de las alternativas explícitamente descritas y de las propiedades, efectos o ventajas técnicas divulgadas o demostradas resulta relevante para determinar espacios de protección específicos con mérito suficiente, en campos técnicos que puedan tener un alto grado de desarrollo o protección de tecnologías.

En definitiva, las invenciones de selección y nuevos usos pueden constituir mecanismos valiosos para proteger innovaciones incrementales o mejoras respecto de lo conocido. Sin embargo, su fortaleza dependerá de que la selección o aplicación específica pueda distinguirse del arte previo, no solo formalmente, sino también mediante una contribución técnica demostrable y no evidente, respaldada por evidencia experimental.